Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est principalement de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (ou de mettre en place une stratégie de communication). Pour ce faire, les produits commercialisés par les titulaires et exploitant de la marque doivent être revêtus de la marque. La marque ainsi apposée doit être identique à celle déposée et non en être une variante (logo, diminutif ...).
Est assimilé à un usage sérieux : i) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement (pratique des licences et règlements de marques) ; ii) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; iii) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
L'usage sérieux d'une marque doit s'entendre, d'un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l'enregistrement de la marque.
Le caractère sérieux de l'usage suppose que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché. L’usage sérieux peut notamment être admis sur la base d’ordres d’affichages publicitaires et de factures (à la condition que le logo ou la marque figure en en-tête).
L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter que de l'usage du sigle apposé sur le produit lui-même ou, à tout le moins, sur les produits l'accompagnant étroitement sans doute possible dans l'esprit du public. Le produit portant la marque doit être exploité conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle, soit par le biais de moyens publicitaires, soit pour accompagner l'offre du produit ou du service.
L'usage sérieux de la marque peut notamment résulter de documents publicitaires et papiers commerciaux accompagnant étroitement les produits. En ce sens, la marque ne doit pas être seulement utilisée comme un accompagnement de la raison sociale du prestataire de service mais véritablement comme un signe distinctif d'une marque de produits ou services de la société qui l’a déposé.
L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. La notion d'usage sérieux dépend donc aussi du secteur économique concerné, de la nature des services et de la fréquence des actes d'usage.
La notoriété de la marque doit être distinguée de l’usage sérieux. Dans les célèbres affaires Abercrombie & Fitch (Cour de cassation, ch. com., 9 novembre 2010, Cour de cassation, ch. com., 16 février 2010), les juges suprêmes ont confirmé la déchéance des marques françaises "Abercrombie & Fitch" pour défaut d'exploitation sérieux. Si une société dépose plusieurs marques pour les distinguer les unes des autres, l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres. Il incombe au déposant de la marque de justifier de l'usage sérieux qu'il a fait de chaque marque. En l'espèce, n'ont pas été jugés comme suffisants à une exploitation sérieuse de la marque Abercrombie & Fitch :
- l'existence d'un site Internet de vente ;
- la production de quelques factures ;
- la présentation d'un tableau certifié par notaire justifiant du montant du chiffre d'affaires réalisé en France par le déposant. Ce document ne prouve pas l'exploitation sérieuse de la marque puisqu'il se rapporte à l'activité globale de la société et non au chiffre d'affaires lié à chacune des marques exploitées.
Le défaut d’usage sérieux doit également être distingué de la dégénérescence de la marque.
Lorsqu’une personne physique ou morale a déposé une marque, elle doit non seulement exploiter celle-ci (en faire un usage sérieux) mais aussi la protéger contre tout risque de dégénérescence sous peine de déchéance de ses droits. Cela suppose notamment que la société introduise toute action à l'encontre de présumés contrefacteurs. Une marque dégénère lorsqu’elle devient, du fait de l'inaction de la société déposante, une désignation usuelle du produit ou service.
En cas de défaut d’usage sérieux, le déposant s’expose à la déchéance de ses droits. En application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
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